近年來，為了切實保護權(quán)利人的利益，維護公平競爭的市場秩序，我國不斷加強對惡意申請商標(biāo)的規(guī)制。2019年，《商標(biāo)法》的修改以及《規(guī)范商標(biāo)申請注冊行為的若干規(guī)定》等的出臺，為商標(biāo)領(lǐng)域嚴(yán)厲打擊惡意申請行為提供了明確和直接的法律依據(jù)，實現(xiàn)了在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)階段和通過行政執(zhí)法方式對惡意申請行為的有效打擊。就惡意申請人的民事責(zé)任而言，由于惡意申請行為不屬于商標(biāo)侵權(quán)行為，且《商標(biāo)法》及相關(guān)司法解釋中并未涉及惡意申請商標(biāo)民事責(zé)任的承擔(dān)，法院目前主要依據(jù)《反不正當(dāng)競爭法》第二條將惡意申請行為認(rèn)定為不正當(dāng)競爭行為，要求侵權(quán)人承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失和消除影響的責(zé)任。

       一、惡意申請行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，但有助于證明“侵權(quán)人的主觀過錯程度”

       在“嘉實多”案[1]和“雅富頓”案[2]中，法院指出，商標(biāo)申請注冊行為并非《商標(biāo)法》第五十七條以及相應(yīng)司法解釋中所列明的商標(biāo)侵權(quán)行為。在“嘉實多”案中，法院認(rèn)為，僅有商標(biāo)申請注冊行為，而未將商標(biāo)投入到生產(chǎn)經(jīng)營活動中進行“商標(biāo)性使用”，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。在“雅富頓”案中，法院指出，對于申請注冊商標(biāo)侵犯在先權(quán)利的情形，應(yīng)依據(jù)異議、評審和司法審查的救濟程序獲得保護。

       在惡意申請不能被認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)的情況下，權(quán)利人不能直接依據(jù)《商標(biāo)法》要求惡意申請人承擔(dān)民事責(zé)任。但是，在商標(biāo)侵權(quán)案件中，如有證據(jù)證明被告曾圍繞原告的注冊商標(biāo)提起惡意申請，則有助于證明被告的主觀過錯，屬于法院在適用法定賠償確定賠償數(shù)額時應(yīng)當(dāng)考慮的因素。[3]如在“好時”案[4]中，被告反復(fù)申請注冊與好時公司近似商標(biāo)的行為雖然未被認(rèn)定為侵權(quán)，但是兩審法院均認(rèn)為該行為可以證明被告存在明顯的主觀惡意，并在論證被告應(yīng)承擔(dān)的商標(biāo)侵權(quán)賠償責(zé)任時，對此行為進行了評述和考量。

       二、惡意申請行為可構(gòu)成不正當(dāng)競爭

       在“碧然德”案[5]和“愛適易”案[6]中，惡意申請商標(biāo)均被認(rèn)定為不正當(dāng)競爭行為。在“碧然德”案中，法院首次認(rèn)定惡意注冊及搶注人濫用商標(biāo)異議程序構(gòu)成不正當(dāng)競爭，被告被判令賠償損失、消除影響。在“愛適易”案中，法院更進一步判令被告停止針對與涉案商標(biāo)相同近似的商標(biāo)實施搶注行為。這兩個案件為權(quán)利人主動出擊打擊惡意申請商標(biāo)開辟了新思路。在“拜爾斯道夫”案[7]中，天津市高級人民法院也在2023年底對一審判決進行改判，認(rèn)定惡意注冊行為有違誠實信用原則，屬于《反不正當(dāng)競爭法》所規(guī)制的不正當(dāng)競爭行為。

       就現(xiàn)有案例看，法院均依據(jù)《反不正當(dāng)競爭法》第二條這一原則性規(guī)定認(rèn)定惡意申請商標(biāo)構(gòu)成不正當(dāng)競爭。按照《反不正當(dāng)競爭法》司法解釋的規(guī)定，該條款只有在經(jīng)營者擾亂市場競爭秩序、損害其他經(jīng)營者或者消費者合法權(quán)益，且《反不正當(dāng)競爭法》或其他知識產(chǎn)權(quán)法律對該種行為未作規(guī)定的情況下才適用。因此，法院對適用此條持審慎的態(tài)度，在判定被告的行為是否構(gòu)成不正當(dāng)競爭時，會綜合考慮權(quán)利人主張受保護的標(biāo)識的顯著性和知名度、被告與權(quán)利人是否存在競爭關(guān)系等滿足適用《反不正當(dāng)競爭法》進行保護的基本要件，并重點關(guān)注被告的主觀惡意程度及其攀附故意。

       在這些案件中，被告的主觀惡意程度極高。首先，被告均存在圍繞權(quán)利人的商標(biāo)在同類或其他類別長期（數(shù)年）、批量（數(shù)十個）提起商標(biāo)注冊申請的行為，超出了正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要。其次，伴隨惡意申請商標(biāo)，被告還存在實際使用惡意申請的商標(biāo)、虛假宣傳行為或濫用行政程序等綜合性侵權(quán)行為。例如，在“碧然德”案中，被告還實施了濫用異議程序的行為。在“拜爾斯道夫”案中，被告還存在仿冒原告企業(yè)名稱、域名以及其他攀附行為。雖然在“愛適易”案中，被告并未持續(xù)實質(zhì)性使用惡意申請的商標(biāo)，但是該案中有充分的事實證明被告的主觀惡意程度高，包括多個存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的被告在近十年中在多個類別的商品上注冊了合計48個與原告“愛適易”系列商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)。即使在生效行政判決已認(rèn)定被告構(gòu)成惡意搶注商標(biāo)的情況下，被告仍然繼續(xù)實施批量搶注行為，存在攀附他人商譽的故意和擾亂商標(biāo)注冊秩序的后果。雖然我國商標(biāo)制度實行注冊申請制，商業(yè)主體需要申請注冊才能獲取商標(biāo)權(quán)益，但是商標(biāo)申請行為應(yīng)當(dāng)在正當(dāng)合理范圍內(nèi)行使，不能以“商標(biāo)分類注冊制”為名，侵害他人權(quán)益，謀取不正當(dāng)?shù)睦�益，直至擾亂商標(biāo)注冊秩序及市場競爭秩序。因此，此種惡意申請行為應(yīng)受到《反不正當(dāng)競爭法》的規(guī)制。

       根據(jù)現(xiàn)有案例，法院可以依據(jù)《反不正當(dāng)競爭法》第二條認(rèn)定惡意申請商標(biāo)構(gòu)成不正當(dāng)競爭，但并非所有的惡意申請均構(gòu)成不正當(dāng)競爭。法院在具體案件中會綜合考慮申請人的主觀狀態(tài)、客觀表現(xiàn)以及行為的后果和影響來作出判斷。例如，在“嘉實多”案中，法院認(rèn)為，單純的商標(biāo)注冊申請行為難以被認(rèn)定為“生產(chǎn)經(jīng)營”行為，因此不屬于《反不正當(dāng)競爭法》規(guī)制的范圍�；�于此，權(quán)利人應(yīng)根據(jù)具體案情，考慮是否能依據(jù)《反不正當(dāng)競爭法》獲得保護。

       三、惡意申請行為的侵權(quán)責(zé)任承擔(dān)

       一旦惡意申請被認(rèn)定為不正當(dāng)競爭，侵權(quán)人一般需要承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失和消除影響的責(zé)任。法院在適用法定賠償時，會酌情支持原告主張的被告惡意搶注商標(biāo)等行為導(dǎo)致的直接經(jīng)濟損失。在“拜爾斯道夫”案中，法院指出，法定賠償?shù)目剂恳蛩匕�括被告多年的商�?biāo)搶注行為導(dǎo)致原告長期維權(quán)付出的“本不必要的維權(quán)成本”。

       關(guān)于是否應(yīng)適用“停止侵權(quán)”責(zé)任，法院的態(tài)度存在不同。在“愛適易”案中，法院認(rèn)為，雖然“本無需再判決停止侵權(quán)”，但是由于商標(biāo)搶注行為侵權(quán)成本低，如果不判決停止，則權(quán)利人需不斷采取相應(yīng)程序維護合法權(quán)益，會增加權(quán)利人的維權(quán)成本并造成公共資源的浪費，因此仍判決被告停止實施搶注行為。在其他生效判決中，也有類似的判定。[8]然而，在“拜爾斯道夫”案中，法院認(rèn)為，被告的商標(biāo)注冊申請行為“一經(jīng)做出業(yè)已完成”，因此不存在判定停止商標(biāo)搶注行為的事實基礎(chǔ)。這兩種判決體現(xiàn)了法院對停止侵權(quán)是否適用于可能出現(xiàn)的侵害存在不同理解。根據(jù)《中華人民共和國民法典侵權(quán)責(zé)任編理解與適用》，“停止侵害”的適用條件是“侵權(quán)行為或者其他違法行為正在進行或仍在延續(xù)中”，對尚未發(fā)生或已終止的侵權(quán)行為則不適用[9]�；�于這種理解，對惡意申請商標(biāo)適用停止侵權(quán)似乎不妥。

       四、總結(jié)

       綜上所述，根據(jù)法院對惡意申請商標(biāo)的判例，權(quán)利人在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)程序中采取的異議、無效等對于民事訴訟的支持作用不可忽視。因此，權(quán)利人如遭遇惡意申請，應(yīng)積極在行政程序中對惡意注冊采取行動，從源頭遏制惡意注冊，為通過民事訴訟程序主動出擊做好準(zhǔn)備。

       此外，目前對于適用《反不正當(dāng)競爭法》第二條規(guī)制商標(biāo)惡意注冊申請行為的認(rèn)識存在差異，因此需要進一步制定或修改相關(guān)法律，明確惡意申請商標(biāo)的侵權(quán)性質(zhì)以及責(zé)任承擔(dān)，加強對惡意申請商標(biāo)的打擊力度，保障商標(biāo)注冊秩序，保護權(quán)利人的合法權(quán)益，維護公平競爭的市場秩序。

來源：圣佳商標(biāo)注冊   http://sogoufan.cn/content/?736.html